IPRdaily：【深度解析】中欧优先权法规比较研究

在欧洲专利局申诉委员会决定（T134/94）中，优先权文件涉及的是一种在特定条件下进行工作的方法，其包括特征(a)到(d)。特征(a)和(c)没有在授权专利的权利要求中出现。申诉委员会认为权利要求不能够享有优先权。由于特征(a)和(c)没有在授权的权利要求中出现，因此在后申请中包含了没有记载在优先权文件中的内容。因此在后申请的权利要求1的主题与优先权文件中的主题不再一致。在优先权日时，发明的技术问题只有当条件(a)到(d)都满足时才能够解决；而对于在后申请的权利要求1，特征(a)和(c)已经不是解决该技术问题所必需的。 基于该点，申诉委员会认为：被告认为的应当无论优先权公开的内容能否影响在后申请的权利要求的新颖性(新颖性测试)，都应当承认优先权，在EPC或是EPO的Case Law中均没有基础。因此得出这样的结论：优先权文件中公开的必要技术特征也可以在在后申请中被省略，而不会影响其享有优先权。但是事实上，如果对发明的必要技术特征进行省略，那么发明不再是同样的主题，因此不再满足Art.87(1) EPC 1973的规定。 （4）在先申请公开内容的要求

在欧洲专利局申诉委员会决定（T81/87）中，涉及能够表示牛肾脏前肾素原的活细胞，只有第二份优先权是有效的。因为第一份优先权中，形成所需的牛肾脏前肾素原基因的步骤没有被充分地公开。申诉委员会认为：为了享有优先权，在优先权文件中，必要的特征必须被明确地、或是直接地、毫无疑义地记载在文本中；之后才被认为是必要技术特征的缺失的特征不是在先申请的一部分，而对于空白的内容不能依赖于公知常识得出。如果允许某些公众出于竞争的目的仅仅基于设想和省略发明的关键特征，而插队到其他的公众之前，那么这将是优先权制度的滥用。

在欧洲专利局申诉委员会决定T843/03中指出：优先权文件应当提供可能的公开(参见欧洲专利局申诉委员会决定T81/87，OJ 1990，250；T193/95)。申诉委员会重新强调：大量的判例表示充分公开预示着本领域技术人员能够从所有的实施例中概括得出权利要求的保护范围，并且其为了获得这样的技术方案不需要付出过度的劳动。

（五）在先申请是否构成首次申请的判断

EPC第87条第（4）点中规定：与在先的首次申请主题相同，并且在同一国家或对同一国家提出的在后申请，在确定优先权时，应视为第一次申请，其条件是：在提出在后申请时，在先申请已经撤回、放弃或驳回，而未曾供公众查阅、未遗留任何悬而未决的权利、也未曾作为要求优先权的基础。此后，在先申请不得作为要求优先权的基础。

也就是说，对于首次申请的认定，EPO也存在着一定的弹性空间，首次申请并不是绝对意义上的首次申请。对于首次申请的主题的要求，第六版的Case Law中规定：

1.为了核实优先权是否成立，需要确认在后申请的主题是否在更早的申请中记载。

2. 为了确定在后申请的主题是否已经在更早的在先申请中公开，适用标准与判断在后申请与优先权文件主题是否一致的方法相同。

对申请人是否相同的判断，与EPC第87条第（4）点规定的的判断方式相同10。

二、EPO的相关规定与中国专利法规的比较

将EPO的相关法规与我国进行对比，主要存在以下几点差异 1.中国专利法规未对放弃式修改能否享有优先权做出明确规定

放弃式修改，作为修改的一种特例，基于《专利审查指南》第二部分第八章的规定：申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。即《专利审查指南》中明确认定了这样的修改是超范围的，但是在申请人给出两种证明的情况下，又允许这样的修改。那么，对于优先权文件与申请文件之间存在放弃式修改时能否允许呢？对此，在我国的专利法规当中没有明确的规定，从而容易在审查实践中产生困惑。

因此，建议相关部门对优先权文件与申请文件之间存在放弃式修改是否允许做出明确规定。

2.对于在先文件公开的要求

对于在先申请是否需要充分公开，中国专利法规中没有给出任何的规定，这也使得申请人可能会利用该点，将没有充分公开的申请作为优先权文件，利用一年的优先权期限来完整发明，从而在申请日时提出充分公开的在后申请，这样造成申请人插队到其他申请人之前的后果，对其他申请人极不公平。

而对于该点，EPO在Case Law中做出了明确的要求：为了享有优先权，在优先权文件中，必要的特征必须被明确地、或是直接地、毫无疑义地记载在文本中；之后才被认为是必要技术特征的缺失的特征不是在先申请的一部分，而对于空白的内容不能依赖于公知常识得出。如果允许某些公众出于竞争的目的仅仅基于设想和省略发明的关键特征，而优先于其他公众，那么这将是优先权制度的滥用。这一做法值得我国进行借鉴。

3.对于在先申请与在后申请的申请人要件的规定不同

EPO对于申请人要件的要求是：对于在后的欧洲专利申请为共同申请人的情形，如果申请人之一为在先申请的申请人或继承人就足够了。没有必要专门将

优先权转让给其他申请人，因为在后专利申请是共同提出的。也就是在后申请的申请人应当包含在先申请的全部申请人。 而我国对于申请人要件的要求是11：

（1)对于外国优先权，在后申请人的申请人应当与在先申请文件副本中记载的申请人相同，或应当是在先申请文件副本中记载的申请人之一； （2)对于本国优先权，在后申请人的申请人应当与在先申请相同。 也就是说，我国对于本国优先权和外国优先权的要求进行了区分，而EPO没有做区分。由于我国对于本国优先权的要求更为严格，因此无形中对我国的本国申请人造成了不利影响，由此来看EPO的规定相对合理。

而对于在先申请申请人和在后申请申请人的要求，EPO的规定是在后申请的申请人应当包含在先申请，而我国的规定为：在后申请的申请人应当是在先申请人之一。该点区别也值得研究。

（作者：国家知识产权局专利局机械部 李 梅 张旭波）

1 下文涉及的EPC，均为第十四版本。 2 参见：第六版Case Law。 3 参见：《EPO审查指南》第六章。

4 参见：欧洲专利局申诉委员会决定（T382/07）：申诉委员会认为国际上认可展会优先权的可能是基于巴黎公约第11条。该

条款允许巴黎公约成员国在国内法中的某些情况下认可展会优先权，但不强制其这么做。要求展会优先权的权利是基于要求

专利保护和优先权的国内法来确定。由于EPC不认可展会优先权，任何基于展会的优先权不成立。注：巴黎公约第十一条（

发明、实用新型、工业品外观设计、商标：在某些国际展览会中的临时保护）（一）在同盟成员国应按其本国法律，对在本同

盟任一成员国领土上举办的官方的或经官方认可的国际展览会展出的商品中可申请专利的发明、实用新型、工业品外观设计

和商标，给予临时保护。（二）这项临时保护不得延展第四条规定的期限。如以后援用优先权，任何国家的主管机关可规定其

期限应从该商品参加展览会之日起算。（三）每一个国家认为必要时，可要求提供证明文件，证实其为展品及其展出日期。 5 参见：EPO审查指南A-III，6.6。 6 参见：EPO《审查指南》第六章。 7 参见：EPO审查指南 F-VI2.2部分。

8 参见：欧洲专利局申诉委员会决定（G2/98）。

9 参见：欧洲专利局申诉委员会决定(T175/03和T910/03)。

10 参见：欧洲专利局申诉委员会决定T107/96和T788/05

11 参见：中国《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4和6.2.2.4。

来源：《中国发明与专利》杂志 整理：IPRdaily 赵珍 网站：www.iprdaily.com